不当使用不能作为扩张商标禁用权依据

     
    本案要旨

　　商标权人因自身对注册商标的不当使用，导致相关公众对使用该商标的商品与他人商品产生混淆可能性时，商标权人不得以其不当使用方式为依据，主张同时销售其商品和他人商品的销售者正当使用其商标的行为构成侵权。

    案情

　　北京金源·立家商贸有限公司（下称金源·立家公司）是第6374321号图形商标的权利人，该商标核定使用商品包括坐便器等商品，该图形商标中的图形是意大利著名旅行家马可·波罗的人物肖像，该肖像画并非金源·立家公司独创，而是在早前公开发行的出版物上已经有所使用。

　　徐冬菊在北京玉泉恒业建材市场有限公司（下称玉泉恒业公司）租赁摊位经营卫浴产品。徐冬菊是金源·立家公司的经销商，并从金源·立家公司处取得第6374321号图形商标画框在其经营场所公开悬挂。徐冬菊在经销金源·立家公司产品的同时还经销案外人广东唯美陶瓷有限公司（下称唯美公司）包括坐便器在内的卫浴产品，并将唯美公司的注册商标“马可波罗”和“Marco Polo”在其经营场所加以使用。金源·立家公司认为第6374321号“马可波罗头像”商标是其公司产品区别于其他公司“马可波罗”卫浴产品的重要标识，徐冬菊在销售唯美公司产品时使用其“马可波罗头像”商标，容易导致相关公众混淆，构成侵权。玉泉恒业公司未尽到相应的管理和注意义务，构成共同侵权。据此，要求徐冬菊和玉泉恒业公司停止侵权并赔偿包括合理支出在内的经济损失53万余元。

　　金源·立家公司经营场所内外墙面多处有一人物肖像，人物肖像标注为“马哥孛罗”并附有“马可波罗历史简介”，该人物肖像与第6374321号图形商标大体一致。金源·立家公司以此主张在经营活动中实际使用了第6374321号图形商标。金源·立家公司另表示，从2011年10月开始其产品外包装箱上也开始使用第6374321号图形商标。但徐冬菊提供的金源·立家公司产品及外包装箱上均无第6374321号图形商标，却在外包装箱上明确标注其品牌为“马可波罗”。此外，金源·立家公司的经营场所有“马可波罗卫浴”标记。
判决
　　北京市丰台区人民法院依照商标法第九条、第五十一条、第五十二条第（一）项、第（五）项，商标法实施条例第五十条之规定，判决驳回金源·立家公司的全部诉讼请求。双方当事人均服从一审判决。
评析
　　传统上，商标权人指控销售者构成侵权多为销售者销售的商品属于侵犯注册商标专用权的商品，而该案不属于这种情况。该案中，金源·立家公司指控徐冬菊侵权的具体行为在于，徐冬菊未经许可，在销售案外人唯美公司商品的经营场所悬挂其金源·立家公司的第6374321号图形商标，容易使相关公众造成混淆。 

　　该案中，金源·立家公司第6374321号图形商标中图形的原型是一幅外国人物肖像，案外人唯美公司在类似商品上经核准的注册商标是中英文的“马可波罗”文字，两公司的商标无论在构成元素还是视觉效果上均存在本质性区别，不存在近似的可能性。虽然金源·立家公司持有的第6374321号图形商标中图形的原型是在中国家喻户晓的意大利旅行家马可·波罗的人物肖像，但是对普通中国人来说，马可·波罗更多的是停留在知其名而不知其形的阶段，看到人物肖像，并不会联想到这是马可·波罗。因此，单纯从静态的角度来比较金源·立家公司的“马可波罗”人物肖像商标和案外人唯美公司的“马可波罗”中英文商标，即使存在混淆的可能性，这种可能性所影响的相关公众人群也几乎可以忽略不计。两公司的商标特别是金源·立家公司的图形商标在后被核准注册，也可以佐证不会造成相关公众混淆的结论。在这种情况下，徐冬菊同时销售两公司的商品并使用两公司的商标不会造成相关公众混淆。

    注册商标专用权包括使用权和禁用权两个方面的权利内容，其中使用权的范围是固定的，以核定使用的商标和核定使用的商品为限；而禁用权的范围随着商标本身显著性的强弱和在使用过程中知名度的强弱而具有一定的弹性。该案中，从固有的显著性来看，金源·立家公司的第6374321号图形商标中的图形并非其独创，同时又是历史人物马可·波罗的肖像；从知名度来看，金源·立家公司并没有充分证据证明经其使用，第6374321号图形商标已经与其核定使用的商品，特别是坐便器商品产生了较强的联系，因此，对于其他经营主体，该商标权的排斥力较弱。此外，从金源·立家公司的实际使用行为来看，其对第6374321号图形商标的使用多是与马可·波罗的人物简介相结合，在具体的商品外包装上，金源·立家公司并没有使用第6374321号图形商标，而是注明其品牌为“马可波罗”，并且在经营场所也宣称其产品是“马可波罗卫浴”。金源·立家公司的这种行为加强了第6374321号图形商标和“马可波罗”“马可波罗”和金源·立家公司坐便器商品的联系，这种两段式间接联系也许会使部分相关公众将第6374321号图形商标通过“马可波罗”这样的媒介与金源·立家公司的坐便器商品联系起来，但这种联系超出了法律允许的范围，并极有可能侵入到他人相关注册商标专用权的范畴。金源·立家公司并不能以此为依据指控同时销售两公司商品的经销商徐冬菊使用第6374321号图形商标的行为侵犯其商标权，更何况徐冬菊的使用行为并未超出金源·立家公司自身的使用方式。

    综上，法院认定徐冬菊和市场管理者玉泉恒业公司不侵犯金源·立家公司注册商标专用权。