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警惕用抢注方式“合法”侵犯商标权的行为

2009-09-20 来源:中国知识产权 作者: 评论: 点击:
核心提示:
前言

  中国政府一直以来都在大力加强知识产权监管力度,并且越来越重视对进出口产品的知识产权保护。但是,中国知识产权体制的一些弱点仍然使个别不法
     
    前言

  中国政府一直以来都在大力加强知识产权监管力度,并且越来越重视对进出口产品的知识产权保护。但是,中国知识产权体制的一些弱点仍然使个别不法之徒有机可趁。例如,中国的商标注册采取“申请在先”制度,而无“使用在先”的要求,以致商标抢注时有发生。以下一则真实案例显示了侵权人的老道与狡猾,为知识产权权利人敲响防范的警钟。(案件相关人姓名和产品有所变化,但案件本身为真实事例。)

  周某从SMART尝到甜头

  周某为中国籍男性,无特别经历,但近年来却在假冒“行业”中“声名鹊起”。

  周某共成立了四家公司,担任公司的法定代表人并实际控制公司。在宣传资料中,周某对公司描述到——“本企业专业生产各种用于汽车、摩托车的悬挂弹簧,以及其他汽车零部件……本企业占地一万平方米,共有300名员工以及20名技术人员……”

  此外,周某还声称公司已通过多个质量控制检测且获得了相关证书,并向消费者保证其产品为尖端产品且性能卓越。 尽管周某的宣传让人浮想联翩,但经实地考察,其“工厂”是由一个居民小院改造而成的,机器均为上世纪70年代的老旧款式,约有100名工人,没有技术专家提供现场支持并监督生产。

  另外,周某的四家公司拥有相同的注册地址,同一套经营管理系统,并使用同一套会计帐簿。从本质上说,这四家公司是由周某控制的单一实体。

  SMART是全球最大的石油公司之一,其分支机构遍布全球。1982年,其在中国商标局申请注册了第4类和第12类下的公司商标“SMART”,分别用于润滑油和汽车零件。此后,SMART还申请并注册了 “SMART”不同类别的20多个注册商标,从而在中国对其品牌进行保护。

  此后周某在浙江省宁波市注册了“SMART悬挂弹簧有限公司”和“SMART进出口有限公司”。两家公司生产并在中国和海外出售“SMART”牌的弹簧。周某在中国商标局注册了第7类的“SMART”商标用于悬挂弹簧,并注册了www.smart.com域名用于推广、销售侵权汽车零件。

  SMART公司在获知周某的行为后,向法院提起了商标侵权和不正当竞争诉讼。双方最终对案件基于如下条件和解:周某立即停止使用SMART的商标,向SMART转让抢注的商标及域名,向SMART支付赔偿金,并更改公司名称。法院根据和解协议做出了调解书。

  周某转战SUPER CLEVER

  尽管周某停止了对SMART商标的侵权,但其并未放慢对其他公司侵权的脚步,而且就某种程度而言,变得更加胆大妄为,周某瞄上了SUPER CLEVER作为下一个侵权目标。

  SUPER CLEVER是世界著名的汽车零件生产商,拥有超过百年的历史。1994年,SUPER CLEVER成立了其在中国的第一家合资公司,并在过去十年中在中国成立了十多家子公司和合资公司。SUPER CLEVER在全球超过150个国家对“SUPER CLEVER”拥有一千多个注册商标,其中包括在中国的20个注册商标。由于SUPER CLEVER的核心产品是汽车零件,其商标注册主要集中在第12类,第1202群组中的汽车零部件。

  “SUPER CLEVER”品牌产品的包装独特、显著,自1992起开始使用。经过长期的使用和宣传,中国消费者已经认可“SUPER CLEVER”品牌的产品和包装。

  2001年,周某注册了第7类第0750群组的“SUPER CLEVER 太机灵”商标,指定商品为“悬挂弹簧”。由于被判令停止使用 SMART标识,周某将产品重新包装并使用“SUPER CLEVER” 品牌进行销售。

  在SMART一案中,法院判令周某对公司名称“SMART悬挂弹簧有限公司”和“SMART进出口有限公司”进行更改。而周某的更改却再次盗用了他人名称:公司被改名为“SUPER CLEVER悬挂弹簧有限公司”和“SUPER CLEVER进出口有限公司”。周某还注册了www.cnsuperclever.com的域名作为SUPER CLEVER悬挂弹簧有限公司的网站。

  之后,周某申请注册与SUPER CLEVER产品包装非常近似的外观设计专利。由于外观设计专利没有实质审查,专利局于2006年批准了周某的申请。此后,周某参加了包括美国、德国、法国和中国在内的全球各地汽车零件展览,并展示了他的产品。

  许多消费者相信周某的产品是“SUPER CLEVER”零部件的正品,并向周某的公司进行了产品订购。但是消费者在收到产品之后发现周某的产品存在严重质量缺陷,并向SUPER CLEVER总部进行了投诉。

  2008年,基于其在国内的商标注册,周某申请了“SUPER CLEVER太机灵”的国际注册。该国际注册指定了20多个国家。

  SUPER CLEVER针对周某的侵权迅速做出了反应,并在全球对周某及其公司立即采取了一切适当的法律维权行动。

  中国

  诉讼

  SUPER CLEVER在中国对周某及其公司提起了商标侵权和不正当竞争之诉。在商标侵权诉讼中,SUPER CLEVER主张尽管周某拥有“SUPER CLEVER太机灵”在第7类用于普通仪器上的“悬挂弹簧”的注册商标, 但周某并未使用该注册商标,而是在陆上交通工具用悬挂弹簧上使用了“SUPER CLEVER”,省略了注册商标的中文部分。

  尽管从非专业角度来看,用于普通仪器上的悬挂弹簧和陆上交通工具上的悬挂弹簧并无明显区别,但由于其分别归于第7类和第12类,二者被认为是不同商品。

  SUPER CLEVER认为周某及其公司在陆上交通工具用悬挂弹簧上使用了“SUPER CLEVER”,因此构成对SUPER CLEVER商标权利的侵权。

  此外,SUPER CLEVER还认为根据中国反不正当竞争法的相关规定,周某及其公司通过使用SUPER CLEVER的商号和与其包装基本相似的产品包装,造成了消费者混淆,构成不正当竞争行为。(在本文付梓时,该案尚未判决。)

  专利无效

  2008年2月,SUPER CLEVER向专利评审委员会申请周某针对侵权包装的外观设计专利无效。SUPER CLEVER认为a:周某在申请日2005年9月21日之前已公开并使用该包装;b:SUPER CLEVER在先公开并使用了近似包装;c:周某的包装侵犯了SUPER CLEVER的商标权利。专利评审委员会的评审员裁定SUPER CLEVER的申请成立,认定周某的包装外观设计专利全部无效。域名争议

  SUPER CLEVER向亚洲域名争议解决中心香港办事处(“中心”)请求注销周某注册的域名www.cnsuperclever.com。

  中心裁令周某将争议域名转让予SUPER CLEVER,并认为a:争议域名与SUPER CLEVER的注册商标“SUPER CLEVER”构成混淆性近似;b:周某对争议域名不享有合法权利和利益;c:SUPER CLEVER与该标识的关系比周某更近;d:周某恶意注册并使用争议域名。

  其它程序和措施

  SUPER CLEVER同时采取了所有可以采取的适当程序和措施以维护其商标权利。例如,向商标局申请撤销周某的“SUPER CLEVER太机灵”注册商标,在周某展出侵权产品的北京和上海等地的汽车零件展览上向当地工商机构进行投诉,向多个B2B/B2C网站投诉要求删除侵权网站,寻求大使馆的帮助以协调地方保护主义问题。尽管采取了这些行动,但周某仍未悔改。

  其他司法管辖区

  美国

  2007年,SUPER CLEVER在美国内华达州法院起诉周某及其公司商标故意侵权、不正当竞争、商标淡化、抢注域名、普通法商标侵权和欺骗性贸易行为。周某未出庭对其行为进行抗辩。法院在最终判决中认为所有“需要证明的联邦法上的商标侵权和淡化、域名抢注和联邦法上的不正当竞争的要素均已获得充分解释,特做出缺席判决。”

  法院判定SUPER CLEVER 310万美元的损害赔偿。此外,法院发出永久禁令,判令周某及其公司永远不得侵犯SUPER CLEVER的商标和使用cnsuperclever.com域名。近期,法院因周某拒不执行法院判决向其发出了拘押令。周某的个人身份证明已向美国司法执行官和海关处备案,一旦入境美国将立即被捕。

  法国

  周某及其公司在法国参加汽车零件展时被查抄。SUPER CLEVER并对周某及其公司的商标侵权行为提出了起诉。周某再次缺席。法院签发了对周某的永久禁令,SUPER CLEVER胜诉。此外,法院还判令周某及其公司支付4万欧元以赔偿SUPER CLEVER因商标侵权而导致的损失。

  德国

  SUPER CLEVER在法兰克福地区高级法院对周某及其公司提起了商标侵权诉讼,周某提出了未侵权抗辩。法院驳回了周某的抗辩,并判令其a:提供销售侵权产品的相关信息;b:向SUPER CLEVER支付4721.60欧元赔偿金;c:支付诉讼费用。

  SUPER CLEVER还找到了周某在德国的经销商,并对其提起了商标侵权之诉。法院最后签发了禁止令,禁止该经销商销售周某的产品。

  意大利

  在意大利,SUPER CLEVER起诉周某在意大利的经销商,禁止其销售周某的侵权商品,法院对经销商签发了中间禁令。

  周某对SUPER CLEVER中国关联公司提起诉讼

  针对SUPER CLEVER对其知识产权的抗辩,周某不仅不承认败诉,反而通过对SUPER CLEVER在中国的关联公司提起诉讼。

  商标侵权与不正当竞争诉讼

  周某就商标侵权和不正当竞争向SUPER CLEVER中国关联公司提起两起诉讼,其中抄袭了SUPER CLEVER在对周某及其公司诉讼中的论据,为自己所有。法院驳回了周某在两起诉讼中提出的所有诉讼请求,并判定由周某支付诉讼费。

  专利侵权案

  周某就SUPER CLEVER中国关联公司使用其专利包装行为提起专利侵权诉讼。由于该关联公司未收到法院文件,故其未进行答辩,一审法院作出缺席判决,判定周某胜诉。该关联公司在收到法院判决书后,向相应高级人民法院提起上诉。此后,周某撤回其全部诉讼请求。贿赂指控

  在上述诉讼未决期间,SUPER CLEVER曾收到来自cnsuperclever@cnsuperclever.com的邮件。发件人声称其有证据证明SUPER CLEVER为赢得诉讼而向法官行贿,并将向有关机关提交相关材料。SUPER CLEVER立即将该邮件提交给相关法院,但周某否认曾发送此邮件,法院未就此事采取进一步行动。

  如何降低抢注风险 这些争议中的法律问题并不复杂,但该案件告诉我们,侵权人可以何等诡计多端并且富有攻击性。如今的侵权人已经从以往的失败假冒行为中吸取“经验”,用抢注知识产权的方式试图合法化自己的侵权行为。在维权行动中,我们经常可以看到抢注人拿出各种注册证书,声称自己才是合法的权利所有人。有些侵权人甚至会反客为主,状告权利人侵犯其权利。有时,唯一的解决办法是从抢注人处买回商标,而这一不得已的解决办法却意味着使商标抢注合法化。 权利人应该充分意识到在中国存在的高抢注风险,并且应采取措施防止抢注人抢先注册其商标。即使尚未在中国开展业务,权利人也应定期查询并更新其全球知识产权概况。而在,发生假冒事件时,跨国公司必须迅速采用多种维权行动组合的方式来保护其知识产权。
                                                                                  (林俊杰 李筱雪)


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责任编辑:武汉商标注册
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