商标权保护应无国界——申达商标侵权案引发的思考

定牌加工并出口使用未经授权的注册商标的行为是否构成商标侵权，这一问题很长时间以来没有定论。而上海市高级人民法院在申达”商标侵权纠纷中所做出的判决，再一次引起了业界对此的关注。

　　据了解，1996年，美国朱利达公司在中国设立申达公司，在中国生产销售Jolida”品牌产品。1997年，申达公司投资者改为美国嘉迪公司。1998年，申达公司在中国获准注册Jolida”图文组合商标。

　　2007年1月，申达公司的前任投资者朱利达公司设立玖丽得公司，在中国生产销售Jolida”品牌产品。2007年2月和8月，朱利达公司在美国分别注册Jolida”系列商标，商标首次使用时间均为1986年。2008年7月，中国海关总署核准申达公司对其Jolida”注册商标的知识产权保护备案申请。

　　2008年8月，上海海关查获玖丽得公司出口美国的标有Jolida”图文商标的产品，经申达公司申请，予以扣留。2009年2月，上海海关做出决定，对上述产品是否侵犯申达公司商标专用权不能做出认定。

　　于是，申达公司提出诉讼要求法院认定，玖丽得公司未经其许可在相同商品上使用Jolida”图文组合商标构成商标侵权，并要求玖丽得公司停止侵权、赔偿损失。

　　玖丽得公司辩称：其实施的是定牌加工出口行为，既有与朱利达公司的订货合同，又有美国商标权人合法授权，且全部产品均出口美国，故不应认定为商标侵权。

　　经审理，一审法院认定玖丽得公司的定牌加工行为不构成商标侵权。

　　申达公司提起上诉。日前，上海市高级人民法院维持一审判决，并认定：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。本案中，玖丽得公司接受案外人朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被告的行为不构成商标侵权并无不当。”

　　对此，有关人士指出，中国并未对定牌加工行为进行专门的立法，但从散落在相关法律法规中涉及定牌加工的内容以及司法判例来看，主流观点仍认为，商标权具有地域性，未经中国商标权利人许可，擅自使用其商标，即使全部产品用于出口，仍构成商标侵权。此外，知识产权海关保护条例规定，海关发现进出口货物有侵犯注册商标专用权嫌疑的，应当立即书面通知知识产权权利人，亦未就定牌加工做出特殊规定。

　　2004年，北京市高级人民法院在发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中提出：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”这种观点与申达案中上海市高级人民法院的观点相吻合。但其在2006年发布的新版《解答》中，将该条废止，只规定有承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任”。

　　2002年，深圳市中级人民法院曾对类似案件进行了判决。西班牙某公司在西班牙拥有Nike”商标权，美国耐克公司在中国拥有Nike”商标权。西班牙公司委托中国某公司定牌加工并将生产产品申报出口。该批产品被深圳海关扣留，美国耐克公司随即提起诉讼。2002年，深圳市中级人民法院做出判决：美国耐克公司在中国是‘Nike’商标的专用权人，中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权。虽然西班牙公司在西班牙拥有‘Nike’注册商标权，基于商标的地域性，美国耐克公司的商标在中国受到法律的保护。”

　　与上述案件类似，美国某公司在美国拥有RBI”商标权，瑞宝公司在中国拥有RBI”商标。美国公司委托永胜公司定牌加工标有RBI”商标的产品。该批产品被慈溪工商部门查扣，瑞宝公司随即提起诉讼，并获得一审法院支持。永胜公司提起上诉。2007年，浙江省高级人民法院维持一审判决，并认定根据商标法及其实施条例的规定，除非属于正当使用，只要未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，即属于侵犯注册商标专用权的行为。认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆和误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆和误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件”。

　　有业内专家指出，如果判决间接否定了商标的地域性，可能变相鼓励经营者利用国外的商标注册对抗中国的商标注册，其最终可能导致中国行政司法机关保护外国的注册商标，而不保护中国的注册商标的恶果。