鳄鱼恤有限公司诉台山利富服装有限公司侵害商标权纠纷案
案号：(2011)珠中法知民初字第1号，广东省高级人民法院(2011)粤高法民三终字第467号。
【裁判要旨】
涉外定牌加工指境外注册商标的权利人委托国内加工方生产使用该商标的产品，该产品全部出口到境外而不在中国境内销售的情况。“涉外定牌加工”是否构成侵权要结合具体案情进行判断，综合考虑商品或服务的类别和近似程度、加工方是否尽到合理审查义务、加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方、加工方是否有逃避法律责任的情况等因素。
【案情介绍】
原告鳄鱼恤公司系香港公司，是我国第246898号“CROCODILE”商标注册人，该商标核定使用商品为第25类(包括衬衫;裤子;汗衫及其它衣服等商品)，有效期续展至2016年3月29日。
被告利富公司于1992年8月4日注册成立，其经营范围包括生产服装及服装洗水，产品百分之九十外销。Yamato公司为依日本国法律在日本设立的公司法人，也是本案被诉侵权商标在日本国的商标权人。2009年1月1日至2010年12月31日期间，Yamato公司授权Kurabo公司寻找工厂生产加工带有被诉侵权商标的男款衬衫，Kurabo公司遂授权利富公司加工，并提供全部产品原料以及辅料。2010年8月18日，利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫，目的地：日本。利富公司申报出口的上述男装衬衫上带有“Crocodile 鳄鱼图形”组合商标(即被诉侵权商标)，其中文字部分“Crocodile”与鳄鱼恤公司主张的“CROCODILE”商标含义相同，但部分英文字母的大小写不同，字体、色彩也存在一定差异。
鳄鱼恤公司认为，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司“CROCODILE”商标构成相近似，涉嫌侵权，遂于2010年12月23日向一审法院提起诉讼，请求判令利富公司：1、立即停止侵害鳄鱼恤公司商标权的行为;2、赔偿鳄鱼恤公司侵权损失50万元;3、承担本案诉讼费用。
广东省珠海市中级人民法院一审认为：被诉侵权的文字与图型结合的商标与鳄鱼恤公司主张权利的文字商标虽然在字体、色彩存在一定差异，但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。被诉侵权商标与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标构成近似。利富公司未经鳄鱼恤公司许可，在同一种商品上使用了与其注册商标近似商标并出口被诉侵权商品，侵害了鳄鱼恤公司的注册商标专用权。遂判决：一、利富公司立即停止侵害鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标专用权的行为。二、利富公司于判决生效后十日内赔偿鳄鱼恤公司经济损失30万元。
一审宣判后，利富公司不服向广东省高级人民法院提起上诉。
广东省高级人民法院二审认为：利富公司根据日本国注册商标权人Yamato公司的委托，在国内生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。就本案而言，首先，鳄鱼恤公司主张保护的“CROCODILE”注册商标，与被诉侵权商标“Crocodile”英文加鳄鱼图形组成的组合商标并不相同。利富公司在接受委托加工时，不易判断该商标是否对鳄鱼恤公司“CROCODILE”注册商标构成侵权，并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。其次，涉案产品并未在中国市场实际销售，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，鳄鱼恤公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。故利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。二审法院遂改判：撤销一审判决，驳回鳄鱼恤公司的全部诉讼请求。
【法官评析】
一、以往法院认定“涉外定牌加工”构成侵权的主要理由
2011年以前，我国法院对涉外定牌加工行为一概认定为侵权。如在深圳市中级人民法院2001年审理的“美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂等商标侵权纠纷案”等案件，法院均认定涉外定牌加工方的行为构成侵权，应承担停止侵权、损害赔偿等侵权责任。认定定牌加工方构成侵权的理由主要有两个：一是根据我国商标法第52条第1款和第2款，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵犯注册商标专用权商品的行为属于侵权行为;二是商标权具有地域性，委托人虽然在其本国享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用商标即构成对中国注册商标权的侵犯。这些观点一度成为法院的主流观点，本案一审判决也是采纳这种观点。
二、广东高院依据商标侵权混淆理论判决本案的现实考量
知识产权问题不仅是法律问题，更涉及国家宏观经济政策问题。改革开放以来，涉外定牌加工的贸易方式逐渐在我国兴起，中国作为“世界工厂”的状况不可能在短期内根本改变。因此，从促进民族产业的健康有序发展着眼，应当重新评估“涉外定牌加工”的法律定位。
商标最重要的功能是识别功能，使消费者通过商标将相同或类似商品或服务的提供者区分开来。与之相适应的，商标侵权的核心是混淆理论，即在同种商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同或近似商标都必须以“可能导致混淆”作为构成直接侵犯商标权的条件。涉外定牌加工是基于境外有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆和误认，因此不构成侵权。依据《世界贸易组织知识产权协定》第16条规定，除了在相同的商品或服务上使用相同的商标时，可以推定为存在混淆的可能外，在同种商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同或近似商标都必须以“可能导致混淆”作为构成直接侵犯商标权的条件。虽然我国商标法未将“可能导致混淆”作为侵权构成要件是一大缺憾，但是最高人民法院通过司法解释和典型判例还是在一定程度上弥补了这一立法缺陷。如《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，明确以消费者“误认”或“混淆”作为判断商标是否“近似”，以及商品是否“类似”的依据。而最高院的一些判例也指出，侵害注册商标专用权意义上的商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。
正是考虑到经济发展的现实需要，以及引入混淆理论是商标法发展的趋势，广东省高级人民法院最终认定，根据本案的具体情况，被诉侵权的涉外定牌加工行为不可能造成相关公众的混淆和误认，因此不构成侵权，这是突破旧有观念后迈出的一大步。
三、认定“涉外定牌加工”是否构成侵权应考虑的因素
1、商品或服务的类别和近似程度。对于在相同的商品或服务上使用相同的商标时，根据TRIPS协议第1款的规定，应推定有可能产生混淆，可以直接认定侵权成立。而在同种商品上使用不相同商标、在类似商品上使用相同或不相同的商标时，则应当继续判断是否“可能导致混淆”，以确定商标是否构成近似，是否构成侵权。
2、加工方对定牌加工委托方的商标权等相关情况是否尽到合理审查义务。为了杜绝“定牌加工”中仿冒国际品牌，引发国际纠纷等现象，定牌加工委托方委托定牌加工的商标在注册国的真实性和有效性，对判断定牌加工的合法性有重要意义。如果加工方提交了委托方的主体资格证明、注册商标状况、委托加工合同等法律文件，可以确定加工方尽到了合理审查义务，主观上没有侵权故意。
3、加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方，不在中国境内进行销售。注册商标权人最担心的就是定牌加工产品并未全部出口，而是在委托加工合同确定的数额之外，又生产额外数量产品流入国内市场。因此，如果注册商标权人提供涉外定牌加工方有出口行为之外的其他销售行为，不能免除其侵权责任。
4、加工方是否有逃避法律责任的情况。在实践中，有的加工方伪造定牌加工合同;有的委托方和加工方是同一企业，却有不同的法人身份;有的委托方为了逃避法律责任，往往注册为境外企业，当其侵权行为在我国内地被查处时，便把责任全部推给加工方。因此，在审理“涉外定牌加工”案件时要非常审慎，不能一概而论。
(广东省高级人民法院 岳利浩)
