1992年,斯伯顿公司向联邦索赔法院提起诉讼,请求被告根据美国法典第28编第1498条(a)款(该条款内容为“与政府有关的专利和版权案件”)赔偿政府未经许可使用120和233专利所带来的损失。政府则根据美国法典第35编(专利法)第102条(b)款的“禁止销售原则”,请求法院认定这两件专利无效。索赔法院认为120和233专利所涉及的产品已在关键日之前进行了销售,试验使用例外(experimental use exception)不适用于本案,因为斯伯顿公司销售该设备从根本上说是商业性质而非试验性质。据此,该法院准许了政府的要求,认为根据 “禁止销售原则”,该专利权无效。
斯伯顿公司向联邦巡回上诉法院提起上诉,该法院根据美国法典第28编第1295条(a)(3)款作出了驳回原判发回重审的判决。
分析
禁止销售原则
尽管在审理期间,联邦巡回上诉法院再次调阅了2001年巡回法院就Monon Corp v. Stoughton Trailers, Inc.【239 F.3d 1253, 1257 (Fed. Cir. 2001)】一案作出的判决,认为专利是否根据美国法典第35编第102条的“禁止销售原则”而被认定无效是一个法律问题[注2],但是法院认为作出该判断还必须依据相应的事实认定。
根据美国专利法,如果要根据“禁止销售原则”认定专利无效,必须在关键日之前满足:第一,该产品是为商业销售或者明知是为销售目的而提供的;第二,对该发明必须有申请专利的打算。这个条件的实现至少有两种途径:a)证明在关键日之前已付诸了实施和b)证明在关键日之前发明人已经准备了图纸或其它对该发明的描述,并足以使本领域技术人员进行实施。