同类案件何以出现不同判决

　　基本相似的贴牌加工商标侵权纠纷，有的法院判决加工企业不侵权;有的法院则以商标权地域性保护为原则，判决加工企业构成商标侵权。

　　这样的事件不是第一次发生。业内著名的同类案件是两个耐克商标之争”。

　　2000年，一家西班牙公司委托浙江一进出口公司和嘉兴市一服装厂生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉兴制衣厂负责加工。

　　同年8月，浙江进出口公司通过深圳海关报关出口，但美国耐克公司向深圳海关申请扣留这批服装，之后向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴制衣厂停止侵权，并赔偿损失。深圳中级人民法院经过长达2年的审理，判决西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴服装厂侵权。

　　另一个同类案件也发生在广东。2004年10月，阿联酋客商史丹利公司委托佛山市泓信贸易有限公司生产一批标注HENKEL”商标的车用卤钨灯，后向广州海关报关时，广州海关发现该批货物上HENKEL”标识涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司已经在同类产品注册并在海关总署进行知识产权海关保护备案的商标专用权。之后，广州海关认定泓信公司的货品侵权并对其作出处罚。泓信公司不服，与海关交涉未果后，该公司将广州海关告上了法庭。

　　该案一审广州中院判广州海关胜诉。佛山泓信公司不服，官司继续打上了广东省高院。不过，广东省高院认为泓信公司侵权证据确凿，维持一审判决。

　　以上两个案件与此次无锡艾弗牵涉的案件基本类似，都是境外企业委托我国企业加工产品，而产品上所标注的商标都涉嫌侵犯我国的注册商标权利人的商标专用权。

　　纵观那些经典的定牌加工”案件中，海关和法院认定加工企业侵权的理由主要有二：其一，根据我国《商标法》第52条第1款和第2款，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵犯注册商标专用权商品的行为属于侵权行为;其二，商标权具有地域性，委托人虽然在其本国享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用即构成对中国商标权的侵犯。而加工企业所提出的抗辩理由也惊人地相似：加工商品全部交付给委托人，不在中国市场销售，不会发生混淆和误认，不会损害消费者的利益，也不会损害中国商标权人的利益;定牌加工”的法律性质属于承揽，交付加工成果的行为不是销售行为。

　　于是，基本相似的定牌加工商标侵权纠纷，有的法院以涉外产品未在中国市场实际销售，中国消费者不可能产生商品来源的误认为由，判决加工企业不侵权;有的法院则以商标权地域性保护为原则，判决加工企业构成商标侵权。

　　后金融危机时代该如何保护OEM

　　关于涉外定牌加工行为是否认定为商标侵权，曾经一致性的看法是认定为侵权。但是，金融危机以后，各地法院出现了不同的判决。

　　当记者问无锡艾弗公司总经理顾敏洁，在接到韩国的订单时，是否知道CROCODILE”商标在中国大陆的所有权并不属于她的委托方即新加坡鳄鱼私人机构时，她对记者说：我们不会去考虑更深的(问题)，我们的加工流程是这样的：由韩国亨籍授权给韩国艾弗公司，然后韩国艾弗公司委托我们加工，一级一级都有授权，这种法律意识还是有的，没有授权的话我们是不会去做的。”

　　事实上，之前被判定侵权的加工企业大部分也注意审查了委托方在境外的商标注册情况，也有委托加工的授权书。不过，这仍然没有避免卷入侵权纠纷中。

　　此前有媒体报道，从2010年至今年4月，宁波海关查获侵权案件中，由定牌加工”引起的侵权案件共计76起，占侵权案件总数的6.6%，平均每5天发生一起。查扣各类侵权货物99500791件，涉案金额12966798元人民币，主要涉及CHANEL、DOVE、ADIDAS、NIKE等商标，主要是服装、鞋帽、箱包等货物。

　　随着中国履行WTO协议中对知识产权的保护，海关等机构正在加大对企业侵权行为的检查和处罚，即使是以OEM方式贴牌生产的货品都可能面临着侵权处罚。关于涉外定牌加工行为是否认定为商标侵权，曾经一致性的看法是认定为侵权。但是，金融危机以后，2009年4月，最高人民法院对此问题提出妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”的指导意见，各地法院在此以后提出了不同的观点，也出现了不同的判决。

　　在无锡艾弗诉鳄鱼恤公司案一审开庭前，浦东法院审判长倪红霞与书记员叶菊芬即在浦东知识产权司法保护网发表文章——《新形势下定牌加工的侵权认定应注重四个审查”》。这篇文章说，我国为制造大国，对外定牌加工业务在我国沿海地区经济中的占比更大。金融危机使定牌加工业务遭遇了一定程度的萎缩，若对定牌加工不分情况一律认定为侵权，国内加工产业将遭受更严重的打击。

　　这篇文章认为，鉴于保护定牌加工产业的考虑，不应将定牌加工与侵权的关系简单化，而应从四个方面全面审查、个案分析：1、审查商标注册情况，即境外委托方在产品销往国是否享有商标权或其使用许可;2、审查商标使用情况，即定牌加工产品上标注的商标是否严格按照该商标在境外注册的内容及核准类别使用;3、审查产品销售情况，即定牌加工产品是否全部销往委托方享有权利的地域;4、审查加工企业的注意义务履行情况，即加工方是否切实审查核实了委托方的商标权证明文件。

　　一些律师也认为，如果将这种定牌加工行为认定为商标侵权”，则势必要求我国加工企业承担商标侵权的法律与经济责任。而且，这种定牌加工一般采用货到付款”的财务模式，所以被认定侵权后往往我国OEM企业不仅要承担商标侵权责任，而且还因此无法收取境外委托方的加工费甚至于还需要承担违约责任进行高额赔偿。